Pozostałe

Renomowane znaki towarowe jako podstawa sprzeciwu

6 stycznia 2023
Tomasz Kowalczyk

Posiadając znak renomowany w prosty sposób możesz zablokować czyjąś rejestrację znaku towarowego. Jest to o tyle proste, że znak taki nie musi być zarejestrowany dla tych samych towarów i usług, co zgłoszone oznaczenie. Trzeba jednak pamiętać, iż nie jest łatwo wykazać i udowodnić, że znak towarowy posiada renomę.

Ochrona znaków renomowanych

Urząd Patentowy po tym, jak do zgłoszenia znaku towarowego zostanie złożony sprzeciw oparty na znaku renomowanym, bada czy wcześniejszy znak jest podobny do znaku zgłoszonego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Urząd Patentowy nie udziela prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku towarowego mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Ochrona znaków renomowanych jest zatem dużo szersza, rozciąga się bowiem na wszystkie towary i usługi.

Aby ocenić, czy dany znak może stanowić podstawę sprzeciwu jako znak renomowany, należy zbadać czy spełnione zostały poniższe kryteria:

  1. przeciwstawiony znak towarowy musi być znakiem renomowanym;
  2. przeciwstawiony znak towarowy musi być zarejestrowany/zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem;
  3. znak zgłoszony musi być identyczny lub podobny do przeciwstawionego znaku towarowego;
  4. używanie zgłoszonego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Renoma znaku

Najtrudniejszym zadaniem dla wnoszącego sprzeciw wydaje się być tutaj udowodnienie, że jego znak towarowy jest znakiem renomowanym. Najważniejszym czynnikiem będzie stopień znajomości znaku. Rozpoznawalność oznaczenia wśród właściwego kręgu odbiorców może stanowić o jego renomie. Należy przyjąć, iż w takimi odbiorcami będą przeciętni, dobrze poinformowani, dostatecznie uważni i rozsądni konsumenci towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany. Dla uznania renomy znaku, musi zostać stwierdzone, iż jest on znany wśród “znacznej” grupy odbiorców, do których skierowane są towary i usługi objęte rejestracją. Ponieważ nie dookreślono jak duża powinna być znaczna część odbiorców,  badanie renomy znaku powinno zawsze odnosić się do wszystkich okoliczności danej sprawy.

Innymi, istotnymi przy wykazywaniu renomy znaku towarowego, czynnikami są:

  1. udział znaku towarowego w rynku;
  2. częstotliwość używania;
  3. zasięg geograficzny;
  4. okres używania znaku;
  5. podjęte działania promocyjne;
  6. nakłady poniesione na promocję znaku.

Należy pamiętać, iż renoma znaku nie jest równoznaczna z jego jakością, prestiżem czy ekskluzywnością. Wyobrażenie o walorach towarów i usług, oznaczanych danych znakiem, nie zawsze jednoznacznie musi wiązać się z jego renomą. Renoma w takim znaczeniu wiąże się bowiem z rozpoznawalnością znaku, nie z pozytywnym przeświadczeniem o jakości sygnowanych towarów i usług.

Renomowany znak towarowy cechuje się wysoką zdolnością odróżniającą. Im bardziej znany jest wśród odbiorców, tym wyższy będzie jego charakter odróżniający.

Zgodnie z przepisami, przewidziane zostały trzy niekorzystne skutki, jaki znak zgłoszony może wywrzeć na znaku renomowanym:

  1. czerpanie nienależnej korzyści;
  2. działanie na szkodę charakteru odróżniającego;
  3. działanie na szkodę renomy znaku.

Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy ma miejsce w sytuacji, gdy zgłaszający korzysta z atrakcyjności i rozpoznawalności wcześniejszego znaku renomowanego, tym samym wykorzystując wypracowaną wartość reklamową i zasięg tego znaku. Takie działanie można nazwać “pasożytniczym”, ponieważ oznacza nienależne korzystanie z wypracowanego przez kogoś kapitału.

Działaniem na szkodę charakteru odróżniającego jest osłabianie znaku towarowego zmierzające do jego rozmycia. Dzieje się tak, gdy na skutek działań zgłaszającego, wcześniejszy znak towarowy renomowany przestaje być kojarzony ze źródłem swojego pochodzenia. Oddziaływanie tego znaku na odbiorców zostaje osłabione.

Podobnie jest przy działaniu na szkodę renomy znaku, co powoduje jego degradację. Oznaczanie podobnym lub identycznym znakiem późniejszym towarów i usług powoduje degenerację znaku renomowanego, zmniejsza się jego atrakcyjność dla odbiorców, a renoma zostaje wyczerpana. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy towary lub usługi oznaczane znakiem późniejszym, posiadają cechy mogące wywrzeć negatywny wpływ na wizerunek wcześniejszego znaku renomowanego.

Udowodnienie renomy

Jak udowodnić renomę znaku towarowego przed Urzędem Patentowym w postępowaniu sprzeciwowym? Kluczowe będą poniższe dowody:

  1. faktury sprzedażowe;
  2. dokumenty handlowe;
  3. zestawienie nakładów poczynionych na reklamę i promocję;
  4. badanie opinii publicznej;
  5. oświadczenia pochodzące z zewnątrz (np. od kontrahentów);
  6. materiały reklamowe i promocyjne;
  7. oferty

Należy przy tym bezwzględnie pamiętać, iż dowody powinny być opatrzone datą sprzed daty zgłoszenia znaku późniejszego i dotyczyć terytorium, na którym strona przeciwna ubiega się o ochronę. W postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP będzie to terytorium Polski.

Niewątpliwie udowodnienie renomy znaku towarowego jest trudnym zadaniem, natomiast warto taki znak mieć w swoim portfolio, aby skutecznie zablokować niepożądane działania konkurencji.